Залог исключительных прав

В соответствии со ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога в той мере, в какой отечественное законодательство допускают их отчуждение.

По договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия договора без согласия залогодержателя может использовать такой результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации), распоряжаться исключительным правом, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя (если это не предусмотрено договором).

При залоге исключительных прав обязательна его государственная регистрация.

Статья 1232. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям могут вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя.

2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;

удостоверенная нотариусом выписка из договора;

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

сведения о сторонах договора;

предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации наряду со сведениями, указанными в абзацах седьмом — девятом настоящего пункта, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

срок действия договора, если такой срок определен договором;

территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором;

предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;

наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238);

возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

В случае государственной регистрации залога исключительного права наряду со сведениями, указанными в абзацах седьмом — девятом настоящего пункта, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

срок действия договора залога;

ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.

4. В случае, предусмотренном статьей 1239 настоящего Кодекса, основанием для государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности является соответствующее решение суда.

5. Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением случая, предусмотренного статьей 1165 настоящего Кодекса.

6. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

7. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по желанию правообладателя. В этих случаях к зарегистрированному результату интеллектуальной деятельности и к правам на такой результат применяются правила пунктов 2 — 6 настоящей статьи, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Комментарий к Ст. 1232 ГК РФ

1. В комментируемой статье предусматривается государственная регистрация:

1) результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

3) перехода исключительного права без договора.

Государственной регистрации подлежат не все объекты интеллектуальных прав, а только те, которые нуждаются в такой регистрации. Так, например, объекты авторских и смежных прав охраняются независимо от какой-либо регистрации и выполнения иных формальностей, что предусмотрено Бернской конвенцией об охране литературной и художественной собственности 1886 г. Для возникновения исключительных прав на эти объекты достаточно того, чтобы они носили творческий характер и были выражены в какой-либо объективной форме (устной, письменной, звуко- или видеозаписи, изображения и т.д.). Правообладатель может использовать знак охраны авторского права, предусмотренный Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г., который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: латинской буквы «C» в окружности, имени обладателя исключительных авторских прав, года первого опубликования произведения. Различные виды регистрации произведений и объектов смежных прав в негосударственных органах могут иметь доказательственное значение при оспаривании авторства, но не более того.

Единственной разновидностью государственной регистрации объектов авторского права является регистрация программ для ЭВМ и баз данных (п. 7 комментируемой статьи). Эта регистрация также носит факультативный характер и осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Заявителем может быть как физическое, так и юридическое лицо, получившее исключительные права на использование программы для ЭВМ (базы данных) по закону (в силу факта создания или по наследству) либо по договору с правообладателем. Такая регистрация влечет возможность передачи всех имущественных прав на программу (базу) только путем регистрации договора об отчуждении исключительного права. Без регистрации сделка будет ничтожна. В некоторых странах регистрация объектов авторских прав необходима для обеспечения правовой охраны в судах (например, в США). Немецкое законодательство предусматривает, что автор, выпускающий произведения анонимно или под псевдонимом, может зарегистрировать свое истинное имя в Реестре авторов, который ведется федеральным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности.

Обязательной регистрации подлежат объекты патентного права, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров.

2. Государственной регистрации подлежит переход прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания. Переход прав возможен в силу различных юридических фактов, к примеру сделок, реорганизации юридического лица и др.

В том случае, если основанием регистрации является договор, регистрация осуществляется путем регистрации договора.

При наследовании основанием является свидетельство о праве на наследство, за исключением раздела имущества между наследниками на основании соглашения. В этом случае соглашение может быть таким основанием.

Кроме того, основанием для регистрации может быть решение суда.

О государственной регистрации см. также комментарии к ст. 1234, 1235, 1262, 1353, 1369, 1393 — 1397, 1402, 1414, 1439, 1452, 1460, 1480, 1490, 1492 — 1507, 1511, 1518, 1522 — 1534.

3. В п. 2 комментируемой статьи предусматривается государственная регистрация залога исключительного права. Часть четвертая ГК РФ подробно не рассматривает договор залога исключительного права, упоминая его лишь еще в двух статьях 1233 и 1452.

Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Залог исключительных прав, прежде всего патентных, предусмотрен законодательством Великобритании, Франции, Канады, США и некоторых других стран . Наиболее проработанными являются нормы о залоге патентных прав Нидерландов. Во многих странах есть реальная возможность получить кредит под залог исключительных прав. Например, активы многих компаний, разрабатывающих программы для ЭВМ, часто включают в себя авторские права и права на товарные знаки, поэтому при получении кредита такие компании могут представить в качестве обеспечения гарантии своих прав права на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности. При этом предусматривается возможность регистрации сделок с объектами промышленной собственности в государственном реестре, что гарантирует права обеих сторон, но не ограждает кредитора от опасности аннулирования прав по требованию третьих лиц (например, если в последующем выяснится, что товарный знак зарегистрирован с нарушениями) .

———————————
Патентное законодательство зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 175 и др.

Передача прав и использование интеллектуальной собственности / Сост. Л.Г. Кравец. М., 2000. С. 59.

В Кодексе интеллектуальной собственности Франции предусматриваются специальные нормы о залоге права на использование программного обеспечения. Согласно ст. L. 132-34 залог должен быть зарегистрирован в специальном реестре, хранимом Национальным институтом промышленной собственности. Запись указывает точное основание для охраны, в частности исходные тексты и рабочие документы. В Австрии и США не исключительные права, а сам патент как движимое имущество является предметом залога. Залоговая сделка должна быть зарегистрирована в Патентном бюро .

———————————
Свод законов США. Ч. III. Патенты и охрана патентных прав.

Порядок передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент, утвержденный Приказом Евразийского патентного ведомства от 18 января 2002 г. N 2 , предусматривает договор залога права на евразийскую заявку. Право залога возникает с даты заключения договора залога, а залог права на евразийский патент — с даты заключения договора залога или с даты, указанной в договоре залога, в том числе с даты передачи евразийского патента залогодержателю либо в Евразийское патентное ведомство. При этом регистрация залога добровольна и осуществляется по инициативе заинтересованных лиц. Существенными условиями такого договора являются предмет договора и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также указание на то, где находится евразийский патент. Залог права на заявку в отличие от исключительных прав не предусмотрен в ГК РФ.

———————————
Патенты и лицензии. 2002. N 3.

Личные неимущественные права авторов, исполнителей не могут выступать в качестве предмета залога. Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации выступают в качестве предмета залога при условии, что они могут быть отчуждены от их правообладателя. Так, не могут быть предметом залога права на использование наименования места происхождения товаров, право следования в отношении произведений искусства и другие непередаваемые права.

Иные интеллектуальные права, предусмотренные ст. 1226 ГК РФ, не могут быть предметом залога в силу их ограниченной оборотоспособности.

Часть четвертая ГК РФ регулирует только залог исключительного права как единого целого, не предусматривая возможности разделения этих прав как первоначальных, но не запрещая обращения взыскания на производные права на использование, полученные лицензиатом по лицензионному договору (абз. 2 п. 1 ст. 1284 ГК). Несмотря на то что ГК РФ прямо не запрещает такие договоры, но исходя из смысла исключительного права как абсолютного, представляющего собой единый объект, залог отдельных правомочий не предусмотрен.

Основанием залога исключительных прав является договор. Залог имущественных прав может осуществляться как отдельно от другого имущества, так и в составе определенного имущества, например предприятия как имущественного комплекса .

———————————
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского (подготовлен для публикации в СПС «КонсультантПлюс». 2006).

Согласно п. 3 ст. 335 ГК РФ залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. В соответствии с п. 6 ст. 340 ГК РФ договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем, в том числе на уже созданные, но еще не зарегистрированные объекты промышленной собственности (при этом предметом залога может быть право на получение патента).

Обязанности залогодателя в отношении заложенного права предусмотрены ст. 56 Закона РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 «О залоге».

Несоблюдение требования государственной регистрации договора залога на те объекты, которые требуют государственной регистрации, влечет недействительность такого договора, что не отмечено в п. 6 комментируемой статьи, но вытекает из общих положений о недействительности сделок, требующих государственной регистрации.

В отличие от Федерального закона «Об исполнительном производстве» 1997 г. новый Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает не только возможность обращения взыскания на причитающиеся должнику вознаграждения за использование автором своего авторского права, но и целый ряд особенностей обращения взыскания на имущественные права.

Порядок обращения взыскания зависит от того, какое право является предметом обращения взыскания: абсолютное (первоначальное или полученное по договору) или относительное (полученное по лицензионному договору). Установив в законодательстве, что на принадлежащее автору или его наследникам исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, за исключением обращения взыскания на права требования и доходы, полученные от использования произведения, законодатель, с одной стороны, достигает цели обеспечения защиты правообладателя по аналогии с ограничением обращения взыскания на имущество, предусмотренное ст. 446 ГПК РФ. Принудительное обращение взыскания на исключительные права автора или исполнителя может повлечь отказ автора от занятия творческой деятельностью. С другой стороны, запрет на обращение взыскания ограничивает правообладателя в возможности более широкого использования принадлежащих ему исключительных прав, в частности, в качестве предмета залога.

4. Порядок государственной регистрации объектов интеллектуальных прав, а также договоров по поводу таких объектов, перехода прав без договора регулируется как нормами части четвертой ГК РФ, так и подзаконными актами, в том числе постановлениями Правительства РФ, административными регламентами Министерства образования и науки РФ, приказами Роспатента, в частности: Постановлениями Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» , от 30 апреля 2009 г. N 384 «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора» , Приказами Роспатента от 10 апреля 2009 г. N 55 «Об утверждении Технологии государственной регистрации перехода исключительного права на объекты интеллектуальной собственности без договора» , Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации» и др.

———————————
Собрание законодательства РФ. 2009. N 2. Ст. 225.

Собрание законодательства РФ. 2009. N 19. Ст. 2341.

Залог исключительных прав

Руководитель проектов, Патентный поверенный №1987

Более 10 лет юридической практики. Патентный поверенный №1987.

Залог исключительного права на имущество является одним из способов распоряжения своим правом. Однако, стоит заметить, что передавать исключительное право в залог может только его правообладатель. В залог может быть передано право на исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Обратите внимание, что исключительные права на секретное изобретение не могут быть переданы в залог.

Требования к договору залога исключительного права

Государственной регистрации в Федеральном институте промышленной собственности подлежат договоры залога изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и зарегистрированных топологии интегральных микросхем. Договор залога исключительного права (за исключением программ ЭВМ) считается недействительным, если он не прошел государственную регистрацию.

Помимо ограничений, касающихся самого предмета залога, также в залог могут передаваться доходы, полученные от использования предмета исключительного права.

Последствия заключения договора залога

По общему правилу после заключения договора залога правообладатель исключительного права на товарный знак не теряет возможность распоряжаться своим правом, в том числе пресекать незаконное использование объекта интеллектуальной собственности. В этом случае распоряжение исключительным правом происходит без согласия залогодержателя. Однако, существует возможность ограничения возможностей правообладателя в распоряжении исключительным правом, если в договоре прямо отражен пункт о таком ограничении. Например, в договоре может быть отражено ограничение по заключению правообладателем (залогодателем) лицензионных соглашений без предварительного согласия залогодержателя.

Стоит отметить, что в случае перехода исключительного права на заложенный объект интеллектуальной собственности, договор залога продолжает свое действие.

В случае, если залогодатель не исполняет свои обязательства перед залогодержателем, последний может потребовать обращение взыскания на заложенный объект интеллектуальной собственности. Также, в случае банкротства патентообладателя исключительного права, залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения его требований из денежных средств, вырученных после реализации предмета залога, перед другими кредиторами.

На это стоит обратить внимание!

Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от предмет залога, договоры залога будут иметь особенности содержания:

  • Если заложенным является право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в договоре нужно предусмотреть пункт об обязании правообладателя ежегодно поддерживать в силе объекты патентного права. В качестве стимулирования выполнения обязательства можно включить в договор пункт о том, что в случае просрочке оплаты пошлины за сохранение патента, залогодатель должен досрочно погасить обязательства перед залогодержателем
  • При заключении договора залога на топологию интегральных микросхем стоит помнить, что срок действия права на объект не может превышать 10 лет. А в случае, если интегральная микросхема является идентичной объекту, созданному ранее, предельный срок действия отсчитывается с момента создания первоначальной топологии
  • Товарный знак может быть аннулирован, если он не используется правообладателем более 3 лет. Поэтому при заключении залога на товарный знак необходимо убедиться в том, что он используется правообладателем

На практике встречается огромное количество подводных камней, которые могут негативно влиять на реализацию договора. Именно поэтому советуем Вам заключать договор залога исключительного права с участием опытных юристов, специализирующихся в данной области или квалифицированных патентных поверенных.

Специалисты нашего Патентно-адвокатского бюро имеют многолетний опыт разработки и успешного сопровождения заключения договоров распоряжения исключительным правом. Именно поэтому мы гарантируем Высокое качество услуг по подготовке юридически безопасных для клиентов договоров и их успешную регистрацию в ФИПС

Услуги и цены

Подходит в том случае, если у Вас уже готов проект договора, либо Ваш контрагент предлагает заключить договор залога по его проекту

Подходит в том случае, когда Вы хотите обезопасить себя и заключить договор залога с максимальным учетом собственных интересов

Публикации

Взыскание объектов интеллектуальной собственности, находящихся в залоге у банка, в процедуре банкротства

Кирилл Никитин, Старший юрист

Никитин_Юридическая работа в кредитной организации_Обращение взыскания на ИС, находящихся в залоге у банка, в процедуре банкротства

Как показывает практика делового оборота, в современных рыночных условиях практически каждый более или менее существенный кредитный договор обеспечивается в первую очередь именно залоговыми обязательствами.

Со временем, наряду с «традиционными» объектами залога, такими как недвижимое имущество, ценное движимое имущество, акции и доли в уставном капитале и т.п., все большую популярность набирают такие, казалось бы, не типичные для отрасли объекты, как интеллектуальная собственность.

В частности, многие специалисты отмечают тенденцию увеличения числа кредитных договоров, обеспечением исполнения которых является залог товарных знаков (брендов). Вот лишь несколько наиболее интересных примеров последнего времени:

ООО «Алькор и Ко»

50 000 000 евро

Холдинг «Солнечные продукты»

3 000 000 долл. США

ООО «Дикая Орхидея»

350 000 000 рублей

Что может выступать в качестве залога

Традиционным способом обеспечения исполнения кредитных обязательств является залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество.

Предметом залога, в соответствии с нормами статьи 336 ГК РФ, может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Пункт 12 Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя.

Отдельно необходимо отметить, что указанное распространяется именно на имущественные права в отношении интеллектуальной собственности, в то время как личные неимущественные права не могут выступать в качестве предмета залога.

Кроме того, не могут быть предметом залога право следования на произведения искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, а также исключительное право на фирменное наименование и исключительное право на наименование места происхождения товара.

Таким образом, в силу действующего законодательства объекты интеллектуальной собственности с некоторыми ограничениями могут выступать предметом залога в числе прочего по кредитным обязательствам.

Общие положения об обращении взыскания на объекты интеллектуальной собственности

Статьей 349 ГК РФ урегулирован общий порядок обращения взыскания на заложенное имущество в случае неисполнения иди ненадлежащего исполнения залогодателем принятых на себя обязательств, применимый, помимо прочего, к залогу товарных знаков.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.

После реализации заложенного исключительного права на товарный знак залогодержатель вправе стать либо его правообладателем, либо лицом, получившим лицензию на право его использования. В последнем случае остается открытым вопрос о возможности залога права на использование объекта интеллектуальной собственности в ситуации, когда право на использование указанного объекта было ранее предоставлено другому лицу, например, по договору исключительной лицензии.

В том случае, когда заемщик в установленном порядке признан несостоятельным (банкротом), обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности возможно только в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Особенности обращения взыскания в процедуре банкротства

Реализация объектов интеллектуальной собственности после обращения на них взыскания в процедуре банкротства является, на наш взгляд, одним из наиболее слабых мест института залога.

Реализация имущества несостоятельных предприятий осуществляется на электронных торговых площадках в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Статистика показывает, что большая часть имущества предприятий-банкротов продается путем публичного предложения, то есть в ходе торгов на понижение. По закону арбитражный управляющий должен сначала провести торги на повышение, а если претендентов на имущество не нашлось – начать снижение цены. По статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, среднее снижение цены при продаже имущества посредством публичного предложения составило 70%.

Отдельную группу представляет собой имущество должников, находящееся в залоге. Залогодержатель – чаще всего это именно банк – вправе оставить это имущество за собой, в случае если на торгах его так и не удалось реализовать. Вместе с тем банкам это чаще всего невыгодно, и реализация проблемного актива зачастую передается на аутсорсинг, что, в свою очередь, увеличивает убытки при неочевидном прогнозе возврата средств в будущем. В связи с этим банки часто предоставляют значительный дисконт покупателям таких активов.

Очевидно, что объекты интеллектуальной собственности являются для банка непрофильным активом. Прежде всего, при реализации непрофильных активов банки стремятся минимизировать потери, возникающие при вынужденной продаже предметов залога. Наиболее привлекательные активы иногда удается продать без значительного дисконта.

При этом здесь необходимо иметь в виду специфические риски, связанные с особенностью правового режима объектов интеллектуальной собственности, которые не характерны для «традиционных» объектов залога и потому зачастую не принимаются в расчет при принятии соответствующих решений.

Например, для тех же товарных знаков действующим законодательством установлено ограничение, в соответствии с которым обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Таким образом, физическое лицо, которое в силу законодательства о несостоятельности (банкротстве) может быть участником торгов по приобретению заложенного имущества, а следовательно, может быть объявлено победителем торгов, в то же время не сможет заключить договор о приобретении товарного знака в силу действующих ограничений.

Указанная коллизия является всего лишь верхушкой айсберга. Если в описанном случае соответствующие риски можно довольно легко прогнозировать на этапе подготовки к проведению торгов и нивелировать путем внесения соответствующих условий в конкурсную документацию, то далее речь пойдет о более существенных рисках, спрогнозировать которые порой просто невозможно.

Покупай только то, что используется

Необходимо помнить, что ключевое условие для правовой охраны товарного знака – его использование. Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если после государственной регистрации он не использовался в течение трех лет непрерывно.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Суть процедуры банкротства в настоящее время менее всего способствует нормальной хозяйственной деятельности должника в ходе процедуры. После введения процедуры управление компанией переходит к конкурсному управляющему, тем самым собственники компании и ее руководство фактически теряют контроль над бизнесом.

Соответственно, с учетом длительности процедуры (средняя продолжительность процедуры банкротства в РФ составляет 3 года) на момент проведения торгов по реализации имущества, в том числе товарных знаков должника, возможна ситуация, при которой имеются основания для досрочного прекращения их охраны в связи с неиспользованием. Таким образом, приобретя актив на торгах, покупатель уже на следующий день может получить исковое заявление о прекращении самого его существования.

Предоставление правовой охраны товарному знаку также может быть признано недействительным, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Этот вопрос рассматривает в административном порядке федеральный антимонопольный орган.

Купить можно, приобрести нельзя

Речь идет, в частности, о некоторых случаях запрета отчуждения объектов интеллектуальной собственности, связанных с личностью их возможного приобретателя.

Частью 2 статьи 1488 ГК РФ предусмотрено, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя[1].

Указанное означает, что, например, в ситуации, когда товарный знак прочно ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, передача товарного знака любому другому лицу создает угрозу введения потребителя в заблуждение. Это может послужить основанием для признания соответствующего договора недействительным. При этом необходимо учитывать, что данные правила имеют императивный характер и для их применения не требуется каких-либо дополнительных доказательств, подтверждающих негативные последствия использования такого товарного знака. Иными словами, состав, по сути, формальный.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере, ярко иллюстрирующем суть проблемы.

В 2012 году общество с ограниченной ответственностью «Камышинские колбасы Соловьева», входящее на тот момент в десятку крупнейших производителей колбасной продукции в РФ, было объявлено банкротом. В ходе конкурсного производства в конкурсную массу должника были включены, помимо прочего, одноименные товарные знаки.

Как видно, сам по себе товарный знак содержит в себе как минимум два ключевых элемента:

указание на место производства товаров, маркируемых товарным знаком, в городе Камышин Волгоградской области;

личность г-на Соловьева как производителя.

В 2015 году исключительные права на товарные знаки «Традиционное мясное производство «Стандарт Соловьева» и «Камышинские Колбасы Соловьева» были приобретены на торгах в процедуре банкротства индивидуальным предпринимателем Шевченко.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о признании сделки недействительной. В качестве истца по делу выступает индивидуальный предприниматель по фамилии, как ни странно, Соловьева, которая является уроженкой того же г. Камышин Волгоградской области.

При этом заявитель ссылается как раз на нормы 2 статьи 1488 ГК РФ, утверждая, что отчуждение товарного знака в пользу лица, (i) не осуществляющего производство на территории г. Камышин Волгоградской области и (ii) не являющегося собственно Соловьевым, способно ввести потребителя в заблуждение относительно соответствующих обстоятельств[2].

В условиях отсутствия релевантной судебной практики указанное может повлечь за собой риски утраты приобретенного права на товарный знак, в то время как перспектива возврата уплаченных денежных средств с учетом ликвидации компании-банкрота выглядит весьма туманно.

Указанная проблема усугубилась с вступлением в 2008 году в силу части IV ГК РФ, регулирующей правоотношения в области интеллектуальной собственности. Документ впервые ввел понятие института «фирменного наименования» как одного из способов индивидуализации юридических лиц.

Это очень важная новелла ГК РФ, которая внесла ясность в понимание структуры фирменного наименования и назначения его частей. В современной практике нередко в целях более полной защиты фирменного наименования различительный элемент фирменного наименования одновременно защищается как товарный знак в качестве словесного знака логотипа, повторяющего фирменное наименование. Однако при сохранении за собой фирменного наименования правообладатель уже не может распорядиться таким товарным знаком. Он не может ни уступить исключительное право на такой товарный знак, ни предоставить лицензию на его использование. Товарный знак становится необоротоспособным. Его применение ограничивается маркировкой продукции правообладателя.

Это связано с основной особенностью правового режима фирменного наименования в круге объектов исключительных прав, которая заключается в том, что распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (не только отчуждение, но и предоставление лицензии на использование) не допускается (пункт 2 статьи 1474 ГК РФ)[3].

По аналогии с фирменным наименованием можно отметить, что указанные риски и ограничения в равной степени применимы не только в отношении конкуренции «товарный знак – фирменное наименование». В силу пункта 2 статьи 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец также не допускается, если может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, на практике возможна ситуация, когда победитель торгов, оплативший предусмотренную цену, в силу действующего законодательства не сможет стать законным правообладателем.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что институт обеспечения исполнения обязательств с помощью залога объектов интеллектуальной собственности в России хоть и формально существует, однако его практическое применение осложнено, прежде всего, отсутствием детального законодательного регулирования.

При этом применение к обращению взыскания на заложенные объекты интеллектуальной собственности общих положений гражданского законодательства о залоге в значительной степени осложнено спецификой таких объектов. Множественные вопросы, возникающие на практике по поводу использования товарного знака в период залога, возможности снижения его рыночной стоимости или прекращения его правовой охраны, а также многие другие в полной мере действующим законодательством не урегулированы, что влечет за собой существенные риски для стороны договора залога.

При таких условиях необходимо совершенствование действующего законодательства, в том числе об особенностях залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

[1] И в этом случае подобного ограничения специальные нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве) не содержат.

[2] Дело № А40-236831/2016. На момент подготовки материала рассмотрение дела продолжается, решение не вступило в законную силу.

[3] Трахтенгерц Л.А. Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам // Комментарий судебно-арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 18. С. 118 — 124; СПС «КонсультантПлюс».

Популярное:

  • Отсрочка и рассрочка платежа это Рассрочка и отсрочка платежа: в чем разница? С точки зрения законодательства и рассрочка, и отсрочка платежа являются разновидностью коммерческого кредита. В свою очередь коммерческий кредит - это кредит, предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям, целью которого является […]
  • Аттестация юрист беларусь Новые правила в сфере юруслуг и многое другое. 1. Новые Правила осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, утвержденные постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 22.01.2016 № 12 (далее – Правила № 12), принятые взамен утративших силу с 01.03.2016 Правил с […]
  • Ст 2431 ук рф комментарий Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо […]
  • Если украли андроид как его можно найти Как найти потерянный или украденный телефон на Android В статье описаны три способа, как найти или обнаружить своё утерянное или украденное Android устройство. Все они бесплатны и осуществляются стандартными функциями Android и Google. Оставили смартфон в ресторане? Или, может быть, […]
  • Могу ли я использовать материнский капитал чтобы достроить дом Строительство дома по материнскому капиталу Материнский капитал на строительство дома как форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей может использоваться для улучшения жилищных условий предусмотренными законом способами. Средства могут быть направлены на […]
  • Трудовой кодекс рк глава 24 ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (главы 14-40) Глава 16 . Особенности регулирования труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста (ст. 178-184)Статья 178. Права работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в сфере труда Глава 17 . Особенности регулирования […]